Marca contra denominación social

MARCA CONTRA DENOMINACIÓN SOCIAL A raíz de conversaciones que he tenido durante los últimos meses con empresarios de Almería, he percibido que todavía existe en muchos de ellos algunas lagunas referidas a aquello que diferencia una Marca de una Denominación Social. De hecho, existe la tendencia a creer que la Denominación Social es equiparable a la Marca o que tiene su misma función, cosa que no es cierta. Vamos por tanto a definir lo que es Marca y lo que es Denominación Social, a referirnos a los conflictos que pueden surgir entre una y otra y como de importante puede llegar a ser para una empresa no solo tener su Denominación social inscrita en el Registro Mercantil sino también registrar esa misma Denominación u otra como Marca para así identificar debidamente en el mercado con carácter exclusivo sus productos y/o servicios.

En cuanto a la definición de una y otra figura jurídica, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Valencia de fecha 30 de diciembre de 2019 (Nº. de Resolución 453/2019) nos ilumina al respecto cuando afirma – y cito textualmente- lo siguiente: “Los signos distintivos de la empresa tienen por objeto permitir la actuación competitiva en el mercado al facilitar la relación entre la empresa y su clientela. Por medio de ellos el empresario identifica sus productos o servicios (marcas), su empresa (nombre comercial) o su establecimiento (rótulo). De ahí que resulte esencial que dichos signos no provoquen un riesgo de confusión con otros signos prioritarios o, en orden a otras funciones diversas que efectúan, que no se aprovechen de la reputación o del renombre que disfrute el signo anterior. económico y generándole por añadidura graves perjuicios económicos.

Por el contrario, la denominación social es un elemento indispensable para la regular constitución de la sociedad mercantil y su finalidad viene a ser la de identificar a la nueva persona jurídica… y permitirle, gracias a ello, ser sujeto de derechos y de obligaciones. Por ello, lo único que impone la legislación mercantil es la prohibición de que las denominaciones sociales de distintas sociedades sean idénticas (artículos 407-1 del Reglamento del Registro Mercantil, 2-2 de la LSA y 2-2 LSRL).”

En cuanto a la importancia jurídica de registrar la Marca frente a un uso inadecuado de la Denominación social por parte de un tercero, podemos remitirnos en primer lugar a lo afirmado en la Disposición adicional decimoséptima de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre y que lleva por título “Extinción de sociedades por violación de derecho de marca”.

En suma, cuando hablamos de Denominación o Razón Social nos referimos al nombre con el que una Entidad o Sociedad Mercantil está registrada legalmente, diferenciándola del resto de entidades, y cuya regulación se encuentra recogida en el Reglamento del Registro Mercantil. Es, por tanto, lo que identifica a una persona jurídica en el tráfico mercantil, y como tal tiene su CIF. En suma, la Denominación social identifica a la empresa en el tráfico jurídico. La Marca por otro lado, es el signo distintivo de la empresa, constituido generalmente por palabras, pero que también puede incorporar dibujos, colores, tipología de letras, e incluso sonidos; es necesario inscribirla en la Oficina de Patentes y Marcas para distinguir en el mercado con carácter exclusivo los productos y servicios de esa empresa de los de otras. El no registro de la Marca puede provocar que otra empresa competidora registre la misma o una muy similar ante la Oficina de Patentes y Marcas obligando a la otra a retirar su signo distintivo del tráfico 68

Esta Disposición adicional establece lo siguiente:

“Si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de esta Ley”. D. Manuel Lobato, reputado especialista en materia de Propiedad Industrial, en su clásica obra “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas” (Cívitas

Ediciones. Segunda Edición) al referirse en su monografía a esta Disposición, afirma lo siguiente: “La Ley de Marcas pone fin a la polémica sobre la compatibilidad de nombres comerciales (léase también aquí,Marcas) y denominaciones sociales, decantándose por la tesis de la incompatibilidad, frente a la tesis de la posibi-lidad de convivencia de ambas figuras.También resuelve la incertidumbre doctrinal sobre la posibilidad de cancelación de la sociedad en caso de que la sociedad no cambie la denominación social”.

Y continúa afirmando:

“En este punto, la DA 17ª LM faculta, de un lado, a que el Tribunal ordene la modificación de la denominación social y, de otro, establece la disolución de la sociedad de pleno derecho si en el plazo de un año no se ha presentado al Registro Mercantil la escritura de modificación de la denominación social. La DA 17ª de la LM prevé también la posibilidad de acudir a multas coercitivas, es decir, el establecimiento de multas por días de retraso en el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, la figura de la multa coercitiva no es adecuada para impulsar el cambio de denominación social. Es preciso obtener una certificación negativa del Registro Mercantil Central, convocar la Junta General para que resuelva la modificación de la denominación social con los requisitos del cambio de estatutos, que la Junta General adopte la modificación señalada y que dicha modificación sea publicada en dos periódicos de gran circulación en la provincia del domicilio social de la sociedad afectada. El plazo de un año se cuenta desde la firmeza de la sentencia y se cumple siempre que el asiento de presentación se extienda dentro de dicho plazo, aunque la inscripción del cambio de denominación social, se produzca posteriormente. Transcurrido el plazo, se procederá de oficio a la cancelación de la sociedad”. A continuación, vamos a referirnos a la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de julio de 2008 (Número de Res. 632/2008) que detalla con profusión un supuesto de clara incompatibilidad entre Marca y Denominación social, en base, entre otros, a los siguientes Fundamentos de Derecho:

CUARTO.- La doctrina jurisprudencial mayoritaria relativa al conflicto entre la denominación o razón social por un lado, y los signos distintivos de propiedad industrial (marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento) por otro, parte de la base de que se desenvuelven en distintas esferas de actuación, tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas, y, por consiguiente, en principio, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad. Sin embargo, caben situaciones en que, a pesar de no existir esta utilización, la identidad o semejanza denominativa unida a la identidad o confluencia de actividad comercial pueda crear en los consumidores un riesgo de confusión sobre los productos o sobre la procedencia empresarial (riesgo de asociación). Cuando se dan estas circunstancias, dicha doctrina mayoritaria estima que el titular de la marca o nombre comercial prioritario tiene la facultad de instar la modificación de la denominación, aunque con limitación al vocablo o vocablos que producen la confundibilidad. Se trata de supuestos en que la comercialización con la denominación social rebasa el marco estrictamente societario produciendo confusión al consumidor, por lo que prevalece el interés de no enturbiar la claridad de mercado. Aunque algunas Sentencias han exigido la estricta identidad o igualdad nominal, o la utilización concreta como marca o nombre comercial, no cabe desconocer que el riesgo de confusión o asociación puede surgir de la fuerte similitud de los signos confrontados y de los productos o actividades que ambos designan, pues la actuación en el mismo sector del tráfico comercial supone la utilización de la denominación en documentos de negocios, publicidad, facturas, pedidos, etc. cuya eventual indicación evocará, sin remedio, el producto de la competencia o la procedencia empresarial. En tal sentido las Sentencias de 27 de mayo de 2.004 y 18 de mayo de 2.006, y las que en ellas se citan. Examinados los hechos declarados probados y las apreciaciones -juicios valorativos- que obran en el fundamento quinto de la resolución recurrida, cuyo acervo argumentativo ha devenido firme al inadmitirse el recurso formulado al respecto, resulta que existe una semejanza confusoria entre los signos denominativos BLAY PUNT y BLAY & PUNT, (no en cuanto a BLAY MODA & PUNT) por una parte, y LAYPUN, por la otra, y que se designan productos (prendas de vestir) del mismo sector del tráfico.

Por consiguiente, si la actividad comercial de la sociedad denominada BLAY PUNT S.L. se desenvuelve en relación con la confección y comercialización de productos que coinciden con los desig69 nados por la marca prioritaria (anterior en el tiempo) de la actora, no cabe sino convenir que se crea un riesgo cuando menos de asociación, tanto más que las empresas operan en la misma localidad, y que por ello es plenamente aplicable la doctrina jurisprudencial mayoritaria antes expresada en relación con el art. 31 de la LM 32/1.988, por lo que procede los motivos primero y segundo (éste en el particular), sin necesidad de examinar el cuarto, acordando lo procedente respecto de la intromisión ilícita. Al efecto, habida cuenta lo razonado debe ser revocada también la resolución del Juzgado en el particular, y con estimación de los puntos d) -condena de la sociedad demandada a cesar en la utilización de su denominación social y adoptar el acuerdo de sustituirla por otra que no genere riesgo de error o confusión con su marca-, y e) -condena de los demandados a cesar en la utilización del distintivo mercantil BLAY PUNT con denominación social- de la demanda, procede acordar el cese por la demandada de la utilización de la denominación social BLAY PUNT, adoptando el correspondiente acuerdo social pertinente en orden a modificar sus estatutos para sustituirla por otra que no se preste a error o confusión con la marca prioritaria LAYPUN núm. 373.532, a lo que se reduce el objeto litigioso en el ámbito del derecho marcario, inscribiendo dicha modificación en el Registro Mercantil correspondiente.” (el subrayado es nuestro). Finalmente, solo me resta concluir este artículo, volviendo al principio del mismo, esto es, confiando que estas líneas puedan servir a los empresarios almerienses a afianzar jurídicamente su actividad empresarial, a fortalecerse frente a intromisiones ilegítimas que vulneren sus Derechos de Propiedad Industrial y aentender un poco mejor el gran valor económico que supone tener debidamente registrados sus signos dis-tintivos impidiendo, por ejemplo, queterceros comercialicen productos y/o o servicios idénticos o similares con una Denominación social fonéticamente idéntica o similar a sus Marcas previamente registradas.

JOAQUINA MARÍA SEGURA GARCÍA Cda. 1.494 Presidenta del Grupo de Menores ICAALMERIA